INPI passará aceitar o registro de slogans

11 de novembro de 2024 - 14h07

*Este artigo foi escrito em colaboração com Ana Luiza Coelho, advogada plena do Cescon Barrieu e Henrique Magalhães, advogado júnior do Cescon Barrieu

Recentemente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) anunciou que passará a aceitar pedidos de registro de marcas que incluam elementos publicitários, como slogans. Em evento realizado na sede do Instituto, o diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, Schmuell Cantanhêde, apresentou os fundamentos da nova interpretação adotada pelo órgão.

A proposta visa alterar a interpretação do inciso VII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”), que veda o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”. Somente o Brasil e a Coreia do Sul* ainda possuíam uma interpretação restritiva acerca do registro de slogans como marca.

Com a nova abordagem, o INPI busca abrir caminho para que sinais publicitários que também possuam caráter distintivo possam ser protegidos como marcas. Essa mudança amplia as possibilidades de registro para empresas interessadas em resguardar elementos promocionais vinculados à sua identidade, contribuindo para a valorização dos ativos intangíveis e a competitividade no mercado.

Dessa forma, de acordo com o próprio INPI, o indeferimento com base no inciso VII do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial ocorrerá apenas quando o sinal preencher duas condições cumulativas:

Exercer função de propaganda – Caso o INPI identifique que a marca possui qualquer das seguintes finalidades, ela será entendida como exercendo uma função meramente publicitária: (i) recomendar os produtos ou serviços que representa; (ii) promover as qualidades do produto ou serviço a ela associado; (iii) comunicar a missão, valores, ideias ou conceitos do titular; (iv) persuadir o público a adotar alguma ação específica; ou (v) destacar o produto ou serviço em relação aos concorrentes; e

Ser incapaz de exercer função distintiva – O sinal será considerado sem distintividade e puramente publicitário se for identificado como uma expressão comum no mercado específico ou como uma expressão sem originalidade mínima, com caráter meramente descritivo, comparativo, promocional ou elogioso em relação às qualidades ou características dos produtos ou serviços a que se refere.

Assim, após a mudança interpretativa do INPI, será possível registrar uma marca que combine tanto elementos distintivos quanto elementos que exerçam função de propaganda, conforme exemplo abaixo disponibilizado pelo próprio Instituto:

“Melhoral, é melhor e não faz mal.” Embora o conjunto contenha expressão de propaganda, também contém o elemento distintivo “Melhoral”, capaz de conferir distintividade ao sinal como um todo.

Ainda, será possível registrar marcas que sejam compostas por elementos capazes de, simultaneamente, ter a função distintiva e a função de propaganda, conforme exemplo abaixo:

“A vida é feita de mudanças.” Registrável para assinalar serviços de mudanças. A utilização de jogos de palavras envolvendo o serviço prestado eleva o grau de originalidade do sinal, tornando mais fácil sua identificação como marca pelo público consumidor.

Contudo, o INPI também ofereceu exemplos de marcas que continuarão sendo consideradas como irregistráveis, conforme abaixo:

“O melhor sapato do Brasil.” Irregistrável para assinalar sapatos por corresponder a expressão publicitária exclusivamente comparativa e elogiosa da qualidade dos produtos assinalados.

“Segurança em primeiro lugar.” Irregistrável para assinalar alarmes de incêndio por se tratar de expressão publicitária exclusivamente promocional, sendo desprovida de grau mínimo de originalidade.

“Cuidando de você.” Irregistrável para assinalar seguros de saúde por se tratar de expressão publicitária exclusivamente promocional, sendo desprovida de grau mínimo de originalidade.

O entendimento se alinha à recente decisão do STJ

Em agosto de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) julgou o Recurso Especial nº 2105557-RJ envolvendo uma empresa do setor de cosméticos e o INPI, que havia negado o registro de duas marcas da empresa por entender que se tratava de expressão meramente publicitária. Em decisão unânime, o STJ invalidou os atos administrativos do INPI e acolheu o recurso da empresa, garantindo-lhe o direito de propriedade sobre os sinais pleiteados. A relatora, Ministra Nancy Andrigh, considerou que a análise do conjunto da marca deveria ser integral, sem fragmentação, permitindo que o sinal cumprisse sua função distintiva, ainda que incluísse uma expressão publicitária.

A atualização do Manual de Marcas, que trará a nova interpretação do inciso VII do art. 124 da LPI, está prevista para o dia 27 de novembro. A mudança amplia as possibilidades de proteção de marcas.

Referências Bibliográficas

*De acordo com informações do INPI baseadas em Questionário da Organização Mundial da Propriedade Intelectual SCT/11/6